Pháp luật và thực tiễn về hết quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại song song

1.      Mở đầu

Thương mại song song có mối quan hệ chặt chẽ với quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể thương mại song song là một trong những hệ quả của hết quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi khu vực (được gọi tắt là hết quyền khu vực) và hết quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi quốc tế (được gọi tắt là hết quyền quốc tế). Thương mại song song được coi là hợp pháp nếu nước nhập khẩu hàng hóa áp dụng cơ chế hết quyền quốc tế hoặc cơ chế hết quyền khu vực. Trong trường hợp này, khi chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được sự đồng ý của chủ thể này đưa sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ra thị trường bất kỳ nơi nào trên thế giới (đối với cơ chế hết quyền quốc gia) hoặc thị trường của bất kỳ quốc gia nào trong khu vực (đối với hết quyền khu vực), quyền phân phối của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm này không còn. Khi hết quyền xảy ra, những hành vi của người mua đối với sản phẩm không bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các chủ thể khác có quyền thực hiện các hành vi thương mại như bán, chào hàng, cho thuê, tàng trữ để lưu thông và các hành vi phi thương mại như sử dụng, tặng cho, cho mượn, từ bỏ sản phẩm. Các hành vi sửa chữa, tái chế, nhập khẩu song song hàng hoá mang đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ được công nhận là hợp pháp và không phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như hệ quả pháp lý của hết quyền sở hữu trí tuệ.

Bài viết này bàn về quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại song song trong Hiệp định TRIPs và pháp luật, thực tiễn của một số quốc gia/khu vực, đó là Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Việt Nam.[1]

2.      Hiệp định TRIPs

Hiệp định TRIPS là công ước đầu tiên của WTO dành một điều riêng (với tiêu đề tiếng Anh là “exhaustion”) đề cập đến hết quyền sở hữu trí tuệ và thương mại song song, đó là Điều 6. Điều 6 quy định:

“Nhằm mục đích giải quyết tranh chấp theo Hiệp định này, phù hợp với quy định của các Điều 3 và 4, không được sử dụng một quy định nào trong Hiệp định này để đề cập đến hết quyền sở hữu trí tuệ”[2].

Điều 6 không ngăn cấm các nước thành viên trong việc lựa chọn chính sách hết quyền sở hữu trí tuệ. Cho nên, mỗi nước thành viên có quyền tự do trong việc xây dựng pháp luật điều chỉnh vấn đề hết quyền sở hữu trí tuệ nói chung, có thể là quy định pháp luật và/hoặc phán quyết của toà án với điều kiện không vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc đối xử tối huệ quốc theo Điều 3 và Điều 4 Hiệp định TRIPS. Áp dụng cơ chế hết quyền quốc gia hoặc cơ chế hết quyền khu vực về nguyên tắc, phù hợp với hai nguyên tắc này. Lý do là việc áp dụng cơ chế hết quyền quốc gia hoặc cơ chế hết quyền quốc tế không tạo ra sự phân biệt trên cơ sở quốc tịch theo nghĩa của Điều 3 và Điều 4 Hiệp định TRIPS. Tương tự, áp dụng cơ chế hết quyền quốc tế hoàn toàn phù hợp với quy định của Điều 6 Hiệp định TRIPs. Hiệp định TRIPs dành quyền tự quyết cho các quốc gia thành viên WTO về công nhận tính hợp pháp của nhập khẩu song song. Thương mại song song được thừa nhận trong trường hợp quốc gia áp dụng nguyên tắc hết quyền quốc tế hoặc hết quyền khu vực.

Chú thích (tiếng Anh là “footnote”) 13 cho Điều 51 Hiệp định TRIPS quy định: “Điều này được hiểu là các nước thành viên không có nghĩa vụ áp dụng các thủ tục [đình chỉ thông quan] đối với việc nhập khẩu hàng hoá đã được chủ thể quyền hoặc người được sự đồng ý của chủ thể quyền đưa ra thị trường của một nước khác hoặc đối với hàng hoá quá cảnh”. Theo đó, cùng các nước thành viên của WTO đã thống nhất “đưa ra thị trường” và “đồng ý của chủ thể quyền” là hai điều kiện dẫn đến hết quyền sở hữu trí tuệ, ít nhất đối với hàng hoá nhập khẩu mang đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ. Khi hết quyền sở hữu trí tuệ xảy ra, cơ quan hải quan của các nước thành viên “không có nghĩa vụ áp dụng” các thủ tục đình chỉ thông quan đối với hàng hoá nhập khẩu “đã được chủ thể quyền hoặc người được sự đồng ý của chủ thể quyền đưa ra thị trường của một nước khác”. Như vậy, theo chú thích 13 cho Điều 51 Hiệp định TRIPS, do hết quyền sở hữu trí tuệ đã xảy ra, hàng hoá mang đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ có thể di chuyển tự do qua biên giới các nước thành viên. Nói cách khác, thương mại song song các hàng hoá mang đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ được coi là hợp pháp như một hệ quả của hết quyền.

3.      Pháp luật và thực tiễn Hoa Kỳ

Ở Hoa Kỳ, Toà án đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự hình thành và phát triển của pháp luật về hết quyền sở hữu trí tuệ. Trước tiên, hết quyền sở hữu trí tuệ được Toà án xây dựng trong một vụ việc về sáng chế và sau đó được quy định trong các văn bản pháp luật. Những dấu hiệu đầu tiên của thuyết hết quyền đã xuất hiện ở Hoa Kỳ. Trong vụ việc về sáng chế Adam v. Burke[3], Toà án tối cao Hoa Kỳ lần đầu tiên xem xét vấn đề hết quyền sở hữu trí tuệ.

Về nhập khẩu song song hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ, năm quy định của pháp luật liên bang có liên quan trực tiếp, đó là: (i) Mục 526 Đạo luật thuế quan năm 1930 (19 USCS Section 1526); (ii) Mục 337 Đạo luật thuế quan năm 1930 (19 USCS Section 1337 (a)); (iii) Mục 32(1) Đạo luật nhãn hiệu năm 1946 - được gọi là Đạo luật Lanham (15 USCS Section 1114 (1)); (iv) Mục 42 Đạo luật Lanham (15 USCS Section 1124); (v) Mục 43 Đạo luật Lanham (15 USCS Section 1125). Mặc dù các quy định về nhập khẩu song song trong Đạo luật thuế quan và Đạo luật Lanham diễn đạt khác nhau, Bộ Kinh tế Tài chính Hoa Kỳ đã thực hiện những quy định trong hai đạo luật này trên cơ sở ban hành cùng một văn bản thực thi, đó là Quy định về hoạt động hải quan (19 C.F.R. Section 133.21).

Khi xem xét hết quyền đối với quyền tác giả trong vụ việc Quality King[4], Tòa án tối cao Hoa Kỳ cho rằng: chủ sở hữu quyền tác giả không còn quyền kiểm soát phân phối hàng hoá được sản xuất ở Hoa Kỳ sau khi hàng hoá này được bán hợp pháp lần đầu tiên - bất kể ở trong nước hay ở nước ngoài[5]. Tức là, theo phán quyết của Tòa án tối cao Hoa Kỳ trong vụ việc này, thương mại song song sản phẩm được bảo hộ quyền tác giả được công nhận.

Trong hầu hết các phán quyết hiện nay về hết quyền đối với sáng chế, Toà án Hoa Kỳ không xác định rõ hết quyền có xảy ra hay không khi sản phẩm được bảo hộ sáng chế được bán lần đầu tiên ở nước ngoài[6]. Toà án Hoa Kỳ coi bán được cho phép là điều kiện duy nhất dẫn đến hết quyền đối với sáng chế. Trong vụ việc Quanta[7], theo Toà án tối cao Hoa Kỳ “hết quyền đối với sáng chế từ lâu quy định rằng bán hàng hoá được bảo hộ sáng chế lần đầu tiên với sự cho phép của chủ sở hữu sáng chế dẫn đến chấm dứt quyền sáng chế với hàng hoá đó”[8] và “hết quyền xảy ra chỉ khi chủ sở hữu sáng chế cho phép bán hàng hóa”[9].

Về nhập khẩu song song hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ, Mục 133.21(c) Quy định về hoạt động Hải quan thừa nhận một số trường hợp được phép nhập khẩu song song[10]. Vấn đề này được Toà án Tối cao Hoa Kỳ xem xét trong Kmart Corp. v. Cartier, Inc.[11] (gọi tắt là vụ Kmart). Toà án tối cao cho rằng “ngoại lệ cùng kiểm soát” cho phép nhập khẩu một cách hiệu quả những hàng hoá mang nhãn hiệu không cần sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu Hoa Kỳ “khi chủ sở hữu nhãn hiệu là công ty mẹ, công ty con, hoặc cùng sở hữu với nhà sản xuất nước ngoài”[12]. Toà án xem cụ thể một số trường hợp phát sinh thị trường xám (tức là thị trường hàng hóa nhập được khẩu song song) và Điều 526 Đạo luật Thuế quan áp dụng như thế nào cho mỗi trường hợp theo hướng bảo vệ chủ sở hữu nhãn hiệu Hoa Kỳ[13].

Trường hợp thứ nhất: một số công ty trong nước đăng ký nhãn hiệu Hoa Kỳ cho hàng hoá sản xuất ở nước ngoài. Công ty nước ngoài muốn kiểm soát phân phối hàng hoá ở Hoa Kỳ bằng cách thiết lập công ty con ở Hoa Kỳ. Công ty con đăng ký nhãn hiệu Hoa Kỳ giống như nhãn hiệu của công ty mẹ ở nước ngoài. Nhập khẩu song song bởi bên thứ ba mua sản phẩm ở nước ngoài tạo ra thị trường xám. Những thay đổi xảy ra khi công ty Hoa Kỳ thiết lập công ty con sản xuất ở nước ngoài hoặc bộ phận sản xuất và nhập khẩu hàng hoá để phân phối trong nước. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc công ty con ở nước ngoài bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ ra nước ngoài, hàng hoá nhập khẩu song song cạnh tranh với hàng hoá bán trong nước của chủ sở hữu nhãn hiệu. Cơ quan hải quan có thể cho phép nhập khẩu song song trong trường hợp hàng hoá được sản xuất ở nước ngoài bởi chính chủ thể nắm giữ nhãn hiệu Hoa Kỳ.

Trường hợp thứ hai: chủ thể nắm giữ nhãn hiệu Hoa Kỳ cho phép nhà sản xuất nước ngoài độc quyền sử dụng nhãn hiệu. Thông thường, chủ sở hữu nhãn hiệu bán độc quyền sử dụng nhãn hiệu cho nhà sản xuất nước ngoài ở một địa bàn nước ngoài cụ thể với điều kiện nhà sản xuất nước ngoài cam kết không nhập khẩu hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ vào Hoa Kỳ. Nếu nhà sản xuất nước ngoài hoặc bên thứ ba nhập khẩu hàng hoá vào Hoa Kỳ, hàng hoá được sản xuất ở nước ngoài cạnh tranh với hàng hoá trong nước của chủ thể nắm giữ quyền đối với nhãn hiệu ở Hoa Kỳ. Toà án tối cao phán quyết rằng hàng hoá do một nhà sản xuất độc lập sản xuất ở nước ngoài bị cấm ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhập khẩu song song hàng hoá không bị cấm nếu chủ thể nắm giữ quyền đối với nhãn hiệu nước ngoài và chủ thể nắm giữ quyền đối với nhãn hiệu Hoa Kỳ là một hoặc là chi nhánh.

Như đối với Mục 526 Đạo luật Thuế quan, cơ quan hải quan và một số toà án đã và đang thừa nhận ngoại lệ mối quan hệ chi nhánh khi thực thi Mục 42 Đạo luật Lanham. Trong vụ Olympus Corp. v. US[14], Toà án cho rằng Mục 42 không cấm nhập khẩu hàng hoá mang nhãn hiệu Olympus do công ty mẹ của chủ sở hữu nhãn hiệu Hoa Kỳ là doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất. Trong vụ Weil Ceramics và Glass, Inc. v. Dash[15], việc nhập khẩu sứ Lladro từ nhà sản xuất Tây Ban Nha là chi nhánh của chủ sở hữu nhãn hiệu Hoa Kỳ không bị coi là vi phạm Mục 42. Trong vụ Yamaha Corp. v. ABC Int’l. Traders Corp.[16], nhập khẩu song song các sản phẩm của Yamaha do công ty mẹ của chủ sở hữu nhãn hiệu Hoa Kỳ là một doanh nghiệp Nhật Bản tiến hành được chấp nhận. Cơ sở của những phán quyết này là hàng hoá trong những giao dịch này là hàng hoá chính hiệu chứ không phải là hàng hoá sao chép hay mô phỏng như quy định của Mục 42.

Tuy nhiên, năm 1989, Toà phúc thẩm khu vực số 4 đưa ra phán quyết trong vụ Lever Bros. Co. v. US[17] (gọi tắt là vụ Lever I) - khác với trong vụ Kmart. Toà án phán quyết rằng: theo Mục 42 Đạo luật Lanham, hàng hoá chính hiệu vẫn có thể không được nhập khẩu vào Hoa Kỳ nếu hàng hoá khác biệt với hàng hoá trên thị trường Hoa Kỳ mặc dù có mối quan hệ chi nhánh giữa công ty nước ngoài và công ty Hoa Kỳ, hoặc nhãn hiệu hợp pháp. Trong vụ Kmart, sự việc không được xem xét theo Mục 42 Đạo luật Lanham mà theo Mục 526 Đạo luật Thuế quan. Trong vụ Lever Bros. Co. v. US[18] (gọi tắt là vụ Lever II) -  sau khi tranh luận về lịch sử lập pháp của Mục 42 Đạo luật Lanham, Toà án cho phán quyết rằng Mục 42 cấm “nhập khẩu hàng hoá có sự khác biệt mang nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ tại Hoa Kỳ, cho dù hàng hoá nước ngoài là chính hiệu hoặc có mối quan hệ chi nhánh giữa các doanh nghiệp sản xuất”[19].

Sau Lever II, cơ quan hải quan Hoa Kỳ đã ban hành quy định nhằm thực thi phán quyết trong Toà án[20]. Theo Phần 133 của Quy định Hải quan, cơ quan hải quan xem xét ngăn chặn nhập khẩu những sản phẩm mang nhãn hiệu hợp pháp mà có sự khác biệt với sản phẩm trên thị trường nội địa và nhập khẩu không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu Hoa Kỳ. Các yếu tố được xem xét để xác định sự khác biệt của hàng hoá bao gồm: công thức, sự hình thành sản phẩm, cấu trúc hoặc các bộ phận cấu thành sản phẩm, hoạt động hoặc các đặc điểm hoạt động của sản phẩm, những khác biệt bắt nguồn từ các yêu cầu pháp lý và những yếu tố khác biệt khác. Các Toà án Hoa Kỳ đã hiểu những yếu tố vừa nêu trong rất nhiều vụ việc và mở rộng nghĩa của “khác biệt hàng hoá”. Các Toà án Hoa Kỳ đã tìm ra “khác biệt hàng hoá” trong các trường hợp cụ thể sau đây: (i) xà phòng nhập khẩu tạo ra ít bọt hơn, không có chất diệt khuẩn và mùi khác biệt với mùi xà phòng trên thị trường Hoa Kỳ[21]; (ii) búp bê nhập khẩu có “giấy chứng sinh” được viết bằng tiếng Tây Ban Nha và không được chấp nhận theo hệ thống đăng kí của Hoa Kỳ[22]; (iii) sô-cô-la nhập khẩu khác về kiểm soát chất lượng, thành phần, hình dáng, đóng gói và giá với sô-cô-la Hoa Kỳ[23]; (iv) sản phẩm sứ nhập khẩu có vẽ những động vật không có ở Hoa Kỳ hoặc những hình vẽ với kiểu dáng và màu sắc khác biệt với sản phẩm trên thị trường Hoa Kỳ[24]; (v) viên ngậm bạc hà nhập khẩu có hàm lượng ca-lo và kích cỡ khác biệt với sản phẩm trên thị trường Hoa Kỳ[25]; (vi) đồ uống nhập khẩu có dán nhãn và chương trình trả lại chai sau khi uống khác với đồ uống đang bán ở Hoa Kỳ[26]; (vii) đàn ghi-ta được sản xuất ở Nhật Bản có hình dáng, bộ phận thay thế, màu sắc, điều khoản bảo hành khác với đàn ghi-ta bán trên thị trường Hoa Kỳ[27]; (viii) trên bao gói của thực phẩm nhập khẩu không cung cấp thông tin về thành phần, hàm lượng dinh dưỡng, xuất xứ sản phẩm[28].

Như vậy, thậm chí trong trường hợp có mối quan hệ cùng sở hữu hoặc cùng kiểm soát giữa chủ sở hữu nhãn hiệu Hoa Kỳ và nhà sản xuất nước ngoài, chủ sở hữu nhãn hiệu Hoa Kỳ vẫn có thể ngăn chặn nhập khẩu song song khi có sự “khác biệt hàng hoá" giữa hàng hoá trên thị trường Hoa Kỳ và hàng hoá nhập khẩu mang cùng một nhãn hiệu. Khi sự khác biệt đó tồn tại, nhiều toà án Hoa Kỳ cho rằng hàng hoá nhập khẩu không phải là hàng hoá chính hiệu và việc sử dụng nhãn hiệu như vậy có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, do đó bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu[29]. Công cụ “khác biệt hàng hoá” chứng minh giá trị của nó trong ngăn chặn hàng hoá được nhập khẩu song song vào thị trường Hoa Kỳ.

Tóm lại , sau Lever II, chủ sở hữu nhãn hiệu lại được trao nhiều quyền hơn để chống lại nhập khẩu song song và hàng hoá trên thị trường xám bằng cách áp dụng ngoại lệ “khác biệt hàng hoá”. Nhập khẩu song song được chấp nhận và quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu Hoa Kỳ không còn khi hai điều kiện sau đây được thoả mãn: (i)  chủ sở hữu nhãn hiệu Hoa Kỳ có mối quan hệ cùng sở hữu hoặc cùng kiểm soát với nhà sản xuất nước ngoài; (ii) không có sự khác biệt giữa hàng hoá nhập khẩu và hàng hoá trên thị trường Hoa Kỳ.

Về hệ quả pháp lý của hết quyền và thương mại song song: sau phán quyết trong vụ việc đầu tiên về hết quyền sở hữu trí tuệ, vụ Adams v. Burke[30], các Toà án Hoa Kỳ cũng phán quyết tương tự như sau: khi hàng hoá mang đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ được đưa ra thị trường với sự cho phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, chủ thể này không còn quyền ngăn chặn tiếp tục bán hàng hoá[31]. Trong vụ việc Sebastian[32], Toà phúc thẩm khu vực số 9 kết luận rằng: “quyền kiểm soát việc phân phối sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ của nhà sản xuất không kéo dài sau lần đầu tiên bán sản phẩm. Hành vi bán lại sản phẩm đó của người mua không phải là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và cũng không phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh”[33]. Bên cạnh mất quyền phân phối, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cũng không còn quyền can thiệp vào việc sử dụng hàng hoá mang đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ. Do đó, những người mua hàng hoá có thể sửa chữa, tái chế và đóng gói lại hàng hoá cũng như sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong hoạt động quảng cáo sản phẩm mang đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ như họ mong muốn trừ khi sửa chữa làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn giữa hàng hoá được sửa chữa và hàng hoá ban đầu[34].

4.      Pháp luật và thực tiễn Liên minh Châu Âu

Trong vụ việc mang tính bước ngoặt Deutsche Grammophon[35], Toà án Liên minh Châu Âu đã thiết lập nguyên tắc hết quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi Liên minh Châu Âu. Theo đó, khi chủ thể nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ đã đồng ý đưa hàng hóa ra thị trường của bất kỳ nước thành viên nào, chủ thể này không còn quyền để ngăn chặn nhập khẩu hàng hoá vào thị trường của các nước thành viên, nói cách khác thương mại song song trong thị trường Liên minh Châu Âu được công nhận là hợp pháp[36].

Nhiều năm sau vụ Duestche Grammophon, hết quyền trong phạm vi Cộng đồng Châu Âu đã được pháp điển hoá và được quy định trong Chỉ thị đầu tiên về nhãn hiệu số 89/104/EEC năm 1988 (gọi tắt là Chỉ thị 89/104/EEC)[37]. Bên cạnh Toà án Liên minh Châu Âu, cơ quan lập pháp Liên minh Châu Âu cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nguyên tắc hết quyền khu vực. Sau đó, Điều 13 Quy định về nhãn hiệu số 40/94 ngày 20-12-1993 về nhãn hiệu cộng đồng (gọi tắt là Quy định số 40/94) nhắc lại quy định tại Điều 7 Chỉ thị về nhãn hiệu[38]. Hiện nay, Chỉ thị 89/104/EEC được thay thế bằng Chỉ thị 2008/95/EC của Nghị viện Châu Âu ngày 22-10-2008 hài hoà pháp luật của các nước thành viên liên quan đến nhãn hiệu (gọi tắt là Chỉ thị 2008/95/EC)[39] và Quy định về nhãn hiệu số 40/94 được thay thế bằng Quy định (EC) 207/2009 ngày 26-02-2009 về nhãn hiệu cộng đồng (gọi tắt là Quy định (EC) 207/2009)[40]. Cần lưu ý rằng, pháp luật và thực tiễn của Liên minh Châu Âu, cơ chế hết quyền khu vực và thương mại song song được áp dụng đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ. Trong bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu hết quyền và thương mại song song hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ bởi vì pháp luật nhãn hiệu của Liên minh Châu Âu luôn tiên phong trong quá trình thiết lập nguyên tắc hết quyền trong phạm vi Liên minh (đối với Hoa Kỳ, pháp luật sáng chế đóng vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của hết quyền sở hữu trí tuệ). Đáng chú ý, các quy định và các phán quyết của Toà án về hết quyền đối với nhãn hiệu thường là những dấu mốc quan trọng trong sự thiết lập và phát triển nguyên tắc quyền trong phạm vi Liên minh Châu Âu.

Theo quy định tại Điều 7 Chỉ thị 2008/95/EC và Điều 13 Quy định (EC) 207/2009, hết quyền đối với nhãn hiệu trong phạm vi khu vực xảy ra và chủ sở hữu nhãn hiệu không còn quyền ngăn cấm sử dụng nhãn hiệu trong mối quan hệ với hàng hoá, hoặc phản đối tiếp tục kinh doanh hàng hoá khi những hàng hoá này đã được đưa ra thị trường khu vực bởi chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc với sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu. Tuy nhiên, hết quyền không xảy ra khi chủ sở hữu chứng minh “lý do chính đáng …phản đối tiếp tục kinh doanh hàng hoá.” Hai điều luật này đều quy định như sau:

“1. Chủ sở hữu nhãn hiệu không được cấm người khác sử dụng nhãn hiệu trong mối quan hệ với hàng hoá mà chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường Cộng đồng.

2. Không áp dụng quy định của đoạn 1 khi tồn tại những lý do chính đáng cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu phản đối tiếp tục kinh doanh hàng hoá, đặc biệt khi tình trạng của hàng hoá bị thay đổi hoặc bị hư hỏng sau khi được đưa ra thị trường.”

Tương tự pháp luật Hoa Kỳ, pháp luật Liên minh Châu Âu thừa nhận một số ngoại lệ cho nguyên tắc hết quyền khu vực đối với nhãn hiệu. Ngay cả trong trường hợp khi hàng hoá đã được đưa ra thị trường khu vực bởi chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc với sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu luôn tìm “những lý do chính đáng” để duy trì quyền sở hữu trí tuệ trên cơ sở Điều 7(2) Chỉ thị 2008/95/EC và Điều 13(2) Quy định (EC) 207/2009 (trước đây là Chỉ thị 89/104/EEC và Quy định (EC) số 40/94). Chủ sở hữu thường viện dẫn rằng “tình trạng của hàng hoá bị thay đổi hoặc hư hỏng sau khi được đưa ra thị trường”, ví dụ trong trường hợp đóng gói lại. Chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhiều căn cứ với mục đích làm vô hiệu hoá thuyết hết quyền và ngăn chặn sản phẩm nhập khẩu song song. Ví dụ: sản phẩm có khiếm khuyết, sự can thiệp giá của chính phủ, thiệt hại danh tiếng của chủ sở hữu nhãn hiệu, sự khác biệt giữa sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm trên thị trường nội địa[41].

Theo các phán quyết của Toà án Liên minh Châu Âu, chủ sở hữu nhãn hiệu mất quyền ngăn chặn người mua hàng hoá “tự do bán lại hàng hoá, […] và tự do sử dụng nhãn hiệu nhằm giúp người tiêu dùng làm quen với hàng hoá cũng như nhãn hiệu này khi tiếp tục kinh doanh hàng hoá”[42]. Bởi vì hết quyền đối với nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu không thể dựa vào quyền của mình “để ngăn chặn nhà nhập khẩu bán sản phẩm đã đưa ra thị trường một nước thành viên khác bởi chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc với sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu”[43]. Hơn nữa, chủ sở hữu nhãn hiệu không thể ngăn cấm bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu trong quảng cáo khi bên thứ ba bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ hoặc tiến hành các dịch vụ liên quan đến hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ[44]. Thêm vào đó, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể mất quyền can thiệp vào hoạt động đóng gói lại hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ[45]. Trong vụ việc Parfums Christian Dior v. Evora[46], Toà án Liên minh Châu Âu đã yêu cầu làm rõ vấn đề: người bán lại có thể sử dụng nhãn hiệu gắn với hàng hoá cho mục đích quảng cáo hay không. Theo Toà án, khi hàng hoá được đưa ra thị trường khu vực bởi chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc với sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, “người bán lại, bên cạnh  tự do bán lại hàng hoá còn được tự do sử dụng nhãn hiệu nhằm giúp người tiêu dùng làm quen với hàng hoá cũng như nhãn hiệu này khi tiếp tục kinh doanh hàng hoá”[47]. Quyền sử dụng nhãn hiệu trong quảng cáo hàng hoá của người mua sau khi hết quyền đối với nhãn hiệu xảy ra được khẳng định và làm rõ trong vụ việc Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik[48]. Trong vụ việc này, một người sửa chữa ô tô sử dụng nhãn hiệu BMW nhằm thông báo cho khách hàng người này chuyên sửa chữa và bán xe BMW đã qua sử dụng (mặc dù đây không phải một đại lý xe BMW). Toà án Liên minh Châu Âu tách biệt quảng cáo trong hai trường hợp: loại thứ nhất là bán xe BMW đã qua sử dụng và loại thứ hai là sửa chữa và bảo dưỡng xe BMW. Toà án kết luận như sau: sử dụng nhãn hiệu để quảng cáo trong cả hai trường hợp đều được công nhận, “trừ khi nhãn hiệu được sử dụng theo cách tạo ấn tượng rằng có mối quan hệ thương mại giữa các chủ thể khác với chủ sở hữu nhãn hiệu, cụ thể là hoạt động kinh doanh của người bán lại gắn với mạng lưới phân phối của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc có mối quan hệ đặc biệt giữa người bán lại và chủ sở hữu nhãn hiệu”[49].

5.      Pháp luật và thực tiễn Việt Nam

5.1.           Pháp luật

Hết quyền sở hữu trí tuệ được quy định lần đầu tiên trong Bộ luật dân sự năm 1995 đối với ba đối tượng sở hữu công nghiệp là sáng chế, giải pháp hữu ích[50] và kiểu dáng công nghiệp tại Điều 803(2) . Tiếp đó, hết quyền sở hữu trí tuệ đối với hai đối tượng sở hữu công nghiệp là nhãn hiệu và tên gọi xuất xứ hàng hoá[51] được quy định trong tại điểm b khoản 3 Điều 53 Nghị định số 63/CP. Bên cạnh Nghị định số 63/CP, trước khi Luật sở hữu trí tuệ được ban hành, hết quyền đối với nhãn hiệu còn được hiểu thông qua quy định của một số văn bản pháp luật khác. Đó là: (i) Thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31-12-1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ, Môi trường hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và một số thủ tục khác của Nghị định số 63/CP ngày 24-10-1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp (sau đây viết tắt là Thông tư số 3055/TT-SHCN); (ii) Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT; (iii) Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01-02-2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/CP ngày 24-10-1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 06/2001/NĐ-CP); (iv) Quyết định số 1906/2004/QĐ-BYT. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, Thông tư số 3055/TT-SHCN, Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT và Nghị định số 06/2001/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành[52]. Do đó, các quy định liên quan đến hết quyền đối với nhãn hiệu cũng không còn giá trị pháp lý.

Hiện nay, vấn đề hết hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song được hiểu thông qua quy định trong một số văn bản pháp luật sau đây: Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 103/2006/NĐ-CP); (ii) Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp (sau đây viết tắt là Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN)[53].

Theo điểm b khoản 2 Điều 125 Luật sở hữu trí tuệ: “Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý không có quyền cấm người khác[…]lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài. Như vậy, hết quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp xảy ra khi “sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp”. Cụm từ này được làm rõ tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP. Theo đó: “Sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp [...] được hiểu là sản phẩm do chính chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp đã đưa ra thị trường trong nước hoặc nước ngoài.

Nghiên cứu điểm b khoản 2 Điều 125 trong mối quan hệ với khoản 2 Điều 21 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP cho thấy: hết quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp xảy ra khi hai điều kiện thoả mãn: (i) sản phẩm đã được đưa ra thị trường (bất kể thị trường trong nước hay thị trường nước ngoài); (ii) chủ thể đưa sản phẩm ra thị trường là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, người được chuyển giao quyền sử dụng (bao gồm cả người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyền định bắt buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)[54], hoặc người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp[55]. Theo Luật sở hữu trí tuệ, quy định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ dành cho sáng chế (xem các Điều từ 145 đến 147 Luật sở hữu trí tuệ) và quy định quyền sử dụng trước chỉ dành cho sáng chế, kiểu dáng công nghiệp (xem Điều 134 Luật sở hữu trí tuệ).

Với phần quy định “Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp…kể cả thị trường nước ngoài” trong quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ, Việt Nam khẳng định tiếp tục áp dụng nguyên tắc hết quyền quốc tế và tính hợp pháp của nhập khẩu song song cho các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Tính hợp pháp của nhập khẩu song song tiếp tục được khẳng định trong Thông tư 37/2011/TT-BKHCN. Theo đó, “Nhập khẩu song song...là việc  tổ  chức, cá nhân  nhập khẩu sản phẩm do chính chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả  chuyển giao quyền sử  dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp đã đưa ra thị trường nước ngoài, mặc dù không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp” (khoản 1 Điều 10).

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhập khẩu song song được áp dụng đối với không chỉ các đối tượng sở hữu công nghiệp mà còn đối với giống cây trồng. Khoản 2 Điều 190 Luật sở hữu trí tuệ thừa nhận nguyên tắc hết quốc tế và thương mại song song được áp dụng cho quyền đối với giống cây trồng với hai ngoại lệ được quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 190. Cụ thể, khoản 2 Điều 190 quy định:

“Quyền đối với giống cây trồng không được áp dụng đối với các hành vi liên quan đến vật liệu của giống cây trồng được bảo hộ do chủ bằng bảo hộ hoặc người được chủ bằng bảo hộ cho phép bán hoặc bằng cách khác đưa ra thị trường Việt Nam hoặc thị trường nước ngoài, trừ các hành vi sau đây…”

Đối với quyền tác giả, tuy nhiên, quy định về cơ chế hết quyền không rõ ràng. Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ, chủ thể nắm giữ quyền tác giả có quyền “phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm”. Tuy nhiên, vấn đề không rõ là nhập khẩu song song bản gốc hoặc bản sao tác phẩm là hành vi hợp pháp hay bất hợp pháp? Hơn nữa, thương mại song song các hàng hoá được bảo hộ quyền tác giả không bị liệt kê trong danh mục hành vi xâm phạm quyền tác giả theo Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ. Như vậy, không có bất kỳ quy định nào đề cập đến cơ chế hết quyền đối với quyền tác giả trong Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này. Trong trường hợp thiếu quy định cụ thể về cơ chế hết quyền, quyền chủ sở hữu quyền tác giả được đặt lên hàng đầu[56], họ có độc quyền trong các hoạt động thương mại hoá sản phẩm được bảo hộ quyền tác giả, trong đó bao gồm hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu.

Theo điểm b khoản 2 Điều 125, khi hết quyền sở hữu công nghiệp xảy ra, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp “không có quyền ngăn cấm người khác [...] lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm”. Nghĩa của từ “lưu thông” được giải thích tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP. Cụ thể, hành vi lưu thông sản phẩm “bao gồm cả hành vi bán, trưng bày để bán, vận chuyển sản phẩm.” Cụm từ “khai thác công dụng” không được giải thích trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sở hữu trí tuệ. Nghĩa của cụm từ “khai thác công dụng” được hiểu theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005. Theo đó, khai thác công dụng của sản phẩm được hiểu là thực hiện hành vi sử dụng sản phẩm. Cụ thể, Điều 192 Bộ luật dân sự quy định “Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.” Như vậy, các quyền bán, trưng bày để bán, vận chuyển, nhập khẩu, sử dụng sản phẩm của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp không còn khi đưa sản phẩm ra thị trường. Nói cách khác, tổ chức, cá nhân thực hiện những hành vi vừa nêu khi sản phẩm mang đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ đã được đưa ra thị trường bởi chính chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc người được phép của chủ thể này không bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

5.2. Một số vụ việc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại song song

Ở Việt Nam, cho đến nay, không nhiều vụ việc liên quan đến hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song. Những vụ việc liên quan đến hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song chưa được giải quyết ở Toà án mà chỉ được xem xét ở các cơ quan hành chính có chức năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ, chủ yếu là các cơ quan quản lý thị trường, thanh tra chuyên ngành, hải quan, cảnh sát kinh tế. Chủ yếu các vụ việc này liên quan đến nhãn hiệu. Hơn nữa, đối với hầu hết các vụ việc này, sau quá trình giải quyết các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khẳng định hàng hóa được nhập khẩu không phải là hàng hóa được nhập khẩu song song mà là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Vụ việc Kingmax

Trong vụ việc này, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Chí Đức (sau đây gọi tắt là Công ty Chí Đức) làm thủ tục nhập khẩu lô hàng là bộ nhớ RAM mang nhãn hiệu “KINGMAX" từ HongKong vào Việt Nam. Theo Công văn số 1420/SHTT-TTKN của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 06-9-2007, sản phẩm này do Công ty Kingmax Semiconductor Inc., Đài Loan sản xuất, bán rộng rãi trên thị trường toàn cầu và “đã có từ khá lâu trên thị trường Việt Nam do một số Công ty nhập khẩu vào”[57]. Nói cách khác, hoạt động nhập khẩu bộ nhớ RAM mang nhãn hiệu “KINGMAX” được thực hiện từ lâu ở Việt Nam bởi nhiều doanh nghiệp. Công ty TNHH phát triển kỹ thuật ứng dụng Viễn Sơn (gọi tắt là Công ty Viễn Sơn) đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá “KINGMAX” dùng cho sản phẩm bộ nhớ máy vi tính và máy vi tính (văn bằng bảo hộ số 77256, ngày 24-11-2006). Trên cơ sở này, Công ty Viễn Sơn gửi công văn tới Chi cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tạm dừng thủ tục thông quan đối với lô hàng nhập khẩu của Công ty Chí Đức với lý do đó là hàng giả mạo nhãn hiệu “KINGMAX”.

Trên cơ sở Công văn yêu cầu của Công ty Viễn Sơn, Chi cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thu giữ lô hàng của Công ty Chí Đức và trao đổi ý kiến với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Khoa học và Công nghệ: Nhãn hiệu “KINGMAX” đã được bảo hộ, các bộ nhớ do Công ty Chí Đức nhập khẩu chưa được chứng minh là do chính chủ sở hữu hay người được chủ sở hữu cho phép đưa ra thị trường. Vì vậy, Công ty Chí Đức phải chứng minh điều này. Nếu Công ty Chí Đức không chứng minh được sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ để bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, giả mạo chỉ dẫn địa lý theo Điều 15 Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 26-9-2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Sau đó, Hải quan thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu xử lý đối với Công ty Chí Đức về hành vi nhập khẩu hàng giả mạo nhãn hiệu[58]. Công ty Chí Đức làm đơn đề nghị huỷ bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ được cấp cho Công ty Viễn Sơn với hai lý do: (i) Công ty Chí Đức vẫn nhập khẩu bộ nhớ mang nhãn hiệu “KINGMAX” từ năm 2000 đến nay; (ii) Công ty Viễn Sơn không có quyền nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá. Theo Công ty Chí Đức, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của Công ty Viễn Sơn “nhằm mục đích trục lợi, ngăn cấm quyền kinh doanh hợp pháp của các công ty khác”[59]. Tức là, việc đăng ký nhãn hiệu của Công ty Viễn Sơn nhằm ngăn chặn hoạt động nhập khẩu song song sản phẩm bộ nhớ RAM và máy tính mang nhãn hiệu “KINGMAX” vào Việt Nam của các doanh nghiệp khác. Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận yêu cầu của Công ty Chí Đức và ra Quyết định số 1352/QĐ-SHTT (ngày 29-10-2007) huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá “KINGMAX” được cấp cho Công ty Viễn Sơn với lý do các tài liệu của phía Công ty Viễn Sơn cung cấp cũng như lập luận của Công ty TNHH Trường Xuân (đại diện pháp lý của Công ty Viễn Sơn) không chứng minh được quyền nộp đơn hợp lệ của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 77256, việc đăng ký nhãn hiệu của Công ty Viễn Sơn theo Giấy chứng nhận này không phù hợp với quy định tại điểm c khoản Điều 14 Nghị định số 63/CP. Không chấp nhận Quyết định số 1352/QĐ-SHTT, Công ty Viễn Sơn đã khởi kiện Quyết định này tại Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại bản án sơ thẩm, Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận khiếu kiện của Công ty Viễn Sơn[60]. Tuy nhiên, Toà phúc thẩm Toà án dân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận đơn khởi kiện của Công ty Viễn Sơn và giữ nguyên Quyết định 1352/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ[61].

Nghiên cứu vụ việc Kingmax cho thấy: khi xem xét những vụ việc liên quan đến hàng hoá nhập khẩu mang nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ quyền ở Việt Nam, các cơ quan đã xem xét hai trường hợp: (i) hàng hoá giả mạo về nhãn hiệu; (ii) hàng hoá nhập khẩu song song. Trong những trường hợp này, điểm cốt yếu là nghĩa vụ chứng minh của nhà nhập khẩu song song. Như đã nêu ở trên, sau khi Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT không còn hiệu lực, nghĩa vụ chứng minh trong vụ việc nhập khẩu song song không được quy định. Tuy nhiên, trong thực tế, nghĩa vụ chứng minh vẫn thuộc về nhà nhập khẩu song song. Nhà nhập khẩu phải chứng minh hàng nhập khẩu là hàng chính hiệu. Cụ thể, nhà nhập khẩu phải xuất trình chứng cứ xác định hàng hoá được nhập khẩu từ nguồn nào, ai đưa hàng hoá ra thị trường. Đối với nhãn hiệu, nhà nhập khẩu phải chứng minh hàng hóa được nhập khẩu là hàng hoá được đưa ra thị trường bởi chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép. Tức là, hết quyền đối với nhãn hiệu đã xảy ra và chủ sở hữu nhãn hiệu không còn quyền kiểm soát các giao dịch liên quan đến hàng hoá mang nhãn hiệu nữa. Nếu nhà nhập khẩu chứng minh thành công, hàng hoá  được coi là hàng nhập khẩu song song và được công nhận hợp pháp. Ngược lại, hàng hoá nhập khẩu bị coi là hàng giả mạo về nhãn hiệu. Trong vụ việc nhập khẩu bộ nhớ mang nhãn nhiệu “KINGMAX”, Công ty Chí Đức phải chứng minh bên xuất khẩu bộ nhớ ở Hồng Kông là một trong những chủ thể sau: (i) nhà sản xuất được sản xuất bộ nhớ máy tính theo sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu “KINGMAX” (trên cơ sở hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu); (ii) tổ chức, cá nhân khác được phép kinh doanh bộ nhớ mang nhãn hiệu “KINGMAX”. Thông qua giao dịch, tổ chức, cá nhân có được bộ nhớ máy tính từ chính chủ sở hữu nhãn hiệu “KINGMAX” hoặc người được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “KINGMAX”. Tuy nhiên, những chủ thể này không nhất thiết phải thiết lập giao dịch trực tiếp với chủ sở hữu nhãn hiệu “KINGMAX” hoặc người được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “KINGMAX”.

Vụ việc SKF

Tập đoàn AKTIEBOLAGET SKF -Thụy Điển (sau đây gọi tắt là SKF) là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất vòng bi dân dụng và vòng bi kỹ thuật, các sản phẩm của SKF được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt Nam và có được uy tín đối với người tiêu dùng. Hiện nay SKF có 06 nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 21/6/2010, Phòng PC46-CATP Hà Nội (Đội 8) nhận được đơn của Công ty TNHH tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (Việt IP CO.LTD) đề nghị Cơ quan công an điều tra ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán hàng giả là vòng bi SKF đối với Công ty Thương mại và chuyển giao Công nghệ Ánh Dương-(Công ty này có trụ sở ở Hà Nội, sau đây gọi tắt là Công ty Ánh Dương)[62].

Theo Công ty Ánh Dương: các sản phẩm gắn các nhãn hiệu “SKF”, “SKF & hình” “SKF EXPLORER” do Công ty nhập về từ nhiều nguồn khác nhau (trong đó có nhập khẩu từ HongKong, cụ thể từ công ty United Bearings Limited, có địa chỉ: RMLO 262/F Taishing IND BLDS 273-279 UN Chau Stcheng SHA Wan KL HongKong), các sản phẩm này có giấy tờ nhập khẩu, mua bán hợp lệ và cho rằng đây không phải là hàng giả.[63] Tuy nhiên, theo đại diện SKF thì toàn bộ sản phẩm đang bị tạm giữ không phải do SKF sản xuất hoặc cho phép sản xuất tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.[64]

Giải quyết vụ việc, Thanh tra Bộ Khoa học và công nghệ khẳng định:  Công ty Ánh Dương có hành vi nhập khẩu, tàng trữ, buôn bán sản phẩm vòng bi sử dụng (gắn) dấu hiệu “SKF”, “SKF & hình” “SKF EXPLORER” giả mạo nhãn hiệu “SKF”, “SKF & hình” “SKF EXPLORER” đang được bảo hộ tại Việt Nam cho ANTIEBOLAGET SKF (Thụy Điển) theo Đăng ký nhãn hiệu số 3019 (cấp ngày 28/6/1991), 3317 (cấp ngày 4/9/1991), 42274 (cấp  ngày 23/7/2002), 72084 (cấp ngày 15/7/2006), 165474 (cấp  ngày 13/6/2011) bảo hộ các sản phẩm, dịch vụ, trong đó có sản phẩm vòng bi, vòng bi các loại…thuộc nhóm 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 35, 37, 39, 40, 41, 42.[65] Chính vì vậy, việc nhập khẩu vòng bi SKF của Công ty Ánh Dương không phải là nhập khẩu song song và bị xử phạt theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp[66]. 

Vụ việc Diamond Blue

Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy và xe máy Vinashin (thuộc Tập đoàn kinh tế Vinashin) sản xuất, buôn bán xe mang nhãn hiệu “Diamond Blue” có phần động cơ gắn dấu hiệu “HONDA” và được quảng cáo là động cơ chính của Honda do Công ty Sundiro Honda Trung Quốc sản xuất.

Ngày 16/11/2010, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Quản lý thị trường Hà Nội và Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt xử lý vi phạm tại nhà máy VINASHIN và các cửa hàng bán xe Diamond Blue. Trước thực tế này, Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy và xe máy Vinashin gửi văn bản tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khẳng định: Công ty nhập khẩu song song các linh kiện. Cụ thể, Công ty đã ký 02 Hợp đồng số 010/SZ-LSHK/002 ngày 24/3/2010 và số 010/SZ-LSHK/003 ngày 24/6/2010 với Công ty Shenzhen Aerospace Guangyu Industry Group Corp. để nhận khẩu linh kiện, phụ tùng xe hai bánh gắn máy từ Trung Quốc[67].

Tuy nhiên, Honda Nhật Bản lại khẳng định xe Diamond Blue có phần động cơ mang dấu hiệu ‘HONDA” bị cơ quan chức năng Việt Nam xử lý không phải do Honda Nhật Bản sản xuất hoặc cho phép sản xuất tại bất kỳ đâu và bác bỏ tính xác thực của các văn bản do người bị xử lý VINASHIN cung cấp (theo đó động cơ mang dấu hiệu “HONDA” lắp trên xe Diamond Blue là do Công ty Sundiro Honda Trung Quốc sản xuất). Honda Nhật Bản khẳng định không sản xuất cũng như cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trên toàn thế giới bao gồm nhưng không giới hạn bởi Công ty Sundiro Honda Motorcycle Trung Quốc sản xuất các động cơ AF14E mang dấu hiệu HONDA nêu trên[68]. Đồng thời Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd cũng khẳng định: Công ty Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd cung cấp phụ tùng động cơ xe cho Honda Brazil, Honda Motor Japan và Honda Vietnam để lắp ráp xe gắn máy. Tuy nhiên, Công ty này chưa bao giờ sản xuất động cơ xe máy mang ký hiệu Honda AF14E; Công ty SDH không biết Công ty Shenzhen Aerospace Guangyu Industry Group Corp. và cũng không cung cấp động cơ xe máy mang ký hiệu Honda AF14E cho Công ty này[69]. Như vậy, hành vi nhập khẩu linh kiện, phụ tùng xe máy có động cơ AF14E mang dấu hiệu HONDA của  Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy và xe máy Vinashin không được coi là nhập khẩu song song.

Nghiên cứu ba vụ việc Kingmax, SKF, và Diamond Bule cho thấy: khi xem xét những vụ việc liên quan đến hàng hoá nhập khẩu mang nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ quyền ở Việt Nam, các cơ quan đã xem xét hai trường hợp: (i) hàng hoá giả mạo về nhãn hiệu; (ii) hàng hoá nhập khẩu song song. Trong những trường hợp này, điểm cốt yếu là nghĩa vụ chứng minh của nhà nhập khẩu song song. Sau khi Thông tư 825/2000/TT-BKHCNMT ngày 03 tháng 5 năm 2000 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày ngày 06 tháng 3 năm 1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp không còn hiệu lực, nghĩa vụ chứng minh trong vụ việc nhập khẩu song song không được quy định. Tuy nhiên, trong thực tế, nghĩa vụ chứng minh vẫn thuộc về nhà nhập khẩu song song. Nhà nhập khẩu phải chứng minh hàng nhập khẩu là hàng chính hiệu. Cụ thể, nhà nhập khẩu phải xuất trình chứng cứ xác định hàng hoá được nhập khẩu từ nguồn nào, ai đưa hàng hoá ra thị trường. Đối với nhãn hiệu, nhà nhập khẩu phải chứng minh hàng hóa được nhập khẩu là hàng hoá được đưa ra thị trường bởi chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép. Tức là, hết quyền đối với nhãn hiệu đã xảy ra và chủ sở hữu nhãn hiệu không còn quyền kiểm soát các giao dịch liên quan đến hàng hoá mang nhãn hiệu nữa. Nếu nhà nhập khẩu chứng minh thành công, hàng hoá  được coi là hàng nhập khẩu song song và được công nhận hợp pháp. Ngược lại, hàng hoá nhập khẩu bị coi là hàng giả mạo về nhãn hiệu.

Theo chúng tôi, nhà nhập khẩu không dễ dàng chứng minh hàng hoá được đưa ra thị trường bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu. Bởi vì, khi nhập khẩu, nhà nhập khẩu ít quan tâm đến yếu tố sở hữu trí tuệ mà quan tâm nhiều hơn đến bản thân hàng hoá nhập khẩu. Do đó, trong nhiều trường hợp, xác định chủ sở hữu nhãn hiệu và người được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thực sự là gánh nặng đối với nhà nhập khẩu. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, hàng hoá có thể đi qua nhiều quốc gia với nhiều nhà kinh doanh khác nhau trước khi đến với người tiêu dùng. Đối với những sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng, nhà nhập khẩu song song có thể thuận lợi hơn trong thực hiện nghĩa vụ chứng minh. Tuy nhiên, điều này không dễ dàng với những nhãn hiệu mới và không được nhiều người biết đến. Cho nên, có thể xảy ra trường hợp hàng hoá bị coi là giả mạo nhãn hiệu do nhà nhập khẩu song song không chứng minh được hàng hoá đã được đưa ra thị trường bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu.

6.      Kết luận

Mối quan hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ và thương mại song song được thể hiện tương đối rõ ràng trong Hiệp định TRIPs cũng như trong pháp luật và thực tiễn của Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Việt Nam.

Hiệp định TRIPs dành quyền tự quyết cho các quốc gia thành viên WTO khi lựa chọn cơ chế hết quyền sở hữu trí tuệ và công nhận tính hợp pháp của nhập khẩu song song. Các nước thành viên của WTO đã thống nhất “đưa ra thị trường” và “đồng ý của chủ thể quyền” là hai điều kiện dẫn đến hết quyền sở hữu trí tuệ, ít nhất đối với hàng hoá nhập khẩu mang đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ.

Mặc dù còn không ít khác biệt giữa pháp luật và thực tiễn của các quốc gia/khu vực về quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại song song. Tuy nhiên, nghiên cứu pháp luật và thực tiễn về hết quyền sở hữu tuệ và thương mại song song ở Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Việt Nam cho thấy một số điểm tương đồng chính sau: (i) tính hợp pháp của thương mại song song chỉ được công nhận khi quốc gia/khu vực đó áp dụng cơ chế hết quyền quốc tế hoặc cơ chế hết quyền khu vực; (ii) hết quyền xảy ra khi sản phẩm được “đưa ra thị trường” (đối với cơ chế hết quyền quốc tế thì đó là thị trường bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, đối với cơ chế hết quyền khu vực thì đó là thị trường bất kỳ quốc gia nào trong khu vực) và với sự “đồng của chủ thể quyền”; (iii) hàng hóa là đối tượng của thương mại song song không phải là hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; (iv) về nguyên tắc, việc phân phối, sử dụng, sửa chữa, tái chế hàng hóa đạt được từ hoạt động thương mại song song không phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

[69] Biên bản làm việc giữa Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd và Cục đăng kiểm Việt Nam ngày 22/6/2011